论商业方法软件专利保护的创造性标准

　　欧洲专利局于2001年11月2日发布了新的审查指南，确认了欧洲专利局近年在计算机软  件和商业方法上的扩大保护政策。按照新的审查指南，计算机软件和商业方法的可专利  性已不存在能否属于专利保护对象的问题，更多的应是对创造性(Inventive  step)的判  断。如果在一项专利申请中，商业方法特征对同领域的技术人员来说是非显而易见的，  但技术特征是显而易见的，则认为权利要求缺乏创造性。可以说，欧洲专利局在一项商  业方法软件专利的申请中，更注重的是对其中技术特征的审查，而不是对商业方法本身  的审查。
　　当从技术特征上评价创造性时，审查员通常考虑以下问题：
　　1.确定最相近的已有技术。最相近的已知技术可以是：(i)在有关揭示的技术效果、目  的和预期的使用方面与权利要求的发明最相似的技术领域的已知结合或(ii)具有与该发  明拥有最大数量的共同技术特征并且能够完成该发明的功能的结合。
　　2.确定要解决的技术问题。要使用客观的方法确定需要解决的技术问题。为了做到这  一点，需要研究最相近的已有技术以及该发明与最相近的已有技术之间在特征方面的(  或者结构的或者功能的)区别，然后明确地阐明这一技术问题。对技术问题的表达应当  做广义的解释，它未必意味着这种解决方法是对已有技术的技术改进。因此，对于这个  问题可以简单地找到一种提供同样或类似效果或者更有成本效益的已知装置或方法。有  时权利要求的特征部分提供了不止一个技术效果，因此可以说这个技术问题有不止一个  部分或方面，每一个部分或方面对应一个技术效果。在这些情况下，每一个部分或方面  都应该依次考虑。
　　3.从最相近的已有技术和技术问题出发，考虑权利要求的发明对一个同领域的技术人  员而言是否是显而易见的。审查员应当考虑在作为一个整体的已有技术中是否存在任何  能够提示一个同领域的技术人员在面对这个技术问题的时候考虑到这些技术，对自己的  申请进行修改或调整最相近的已有技术，因此能够得到权利要求的保护范围，并且实现  发明目的。
　　　　　　四、三方专利局在创造性判断上的比较
　　在此我们假设以下判断创造性的条件，来比较一下美日欧三方专利局的不同实践：
　　(1)计算机上被执行的商业方法申请无论商业方法本身是否被公知还是显而易见，均要  求整体方案具有创造性；
　　(2)在计算机上被执行的商业方法申请作为一个物理整体不要求具有创造性，但商业方  法本身是非显而易见的；
　　(3)在计算机上被执行的商业方法申请作为一个物理整体没有创造性，而且商业方法本  身也是公知的和显而易见的，该申请仅仅是将商业方法简单的计算机软件化。
　　对于美国专利局来说，符合上述(1)、(2)项条件的申请可以认为具有创造性，(3)是没  有创造性的。对于欧洲专利局来说，满足条件(1)的申请具有创造性，而(2)和(3)的情  况是没有创造性的，(但是在德国法院，可能持有与美国相同的观点)，在日本专利局，  (2)和(3)的情况是绝对没有创造性的，即使对条件(1)的判断，也要严格审查其在技术  解决方案上的创造性的贡献。
　　以一项涉及人事安排的方法发明来说，欧洲专利局更看重在这样的方法中对技术问题  解决的贡献大小，美国专利局则很少考虑技术因素，而更多考虑的是效果，日本专利局  在以往涉及的有关人事安排的申请案中由于技术含量非常之少，所以大多遭到驳回。日  本目前的情况是，大量商业方法软件专利申请被提出，但专利局还没有出现大量授权的  现象，日本专利局能否在未来调整其审查政策，向美国靠近，这还要取决于政策的调整  及对日本国内经济的影响。笔者认为：日本不会离美国太远，在近期，为了防止美国大  企业在日本垄断商业方法软件专利的局面，日本可能采取较为严格的审查制度，但随着  商业方法软件在互联网上应用的扩大和成熟，日本不会让本国的申请人处于不利的竞争  局面。
　　　　　　五、在先技术(Prior  Art)对创造性判断的影响
　　“在先技术”资料的缺乏和不统一成为商业方法软件专利审查的障碍。
　　从美国目前所授予的商业方法专利来看，这些商业方法本身在现实生活中早已存在，  专利权人只不过最先把其应用于网络空间而已，其新颖性

与创造性令人怀疑，但是这些  方法却很少有完整的记录。人们以前认为这些申请根本不能成为专利保护的标的，往往  采取商业秘密的方式予以保护，有时甚至公开使用而不加以任何保护。因此形成所谓的  “流于民间的技术”(注：美国专利商标局局长语。参见《澳大利亚对算法及计算机软  件专利保护的最新进展》，金玲、武征，载《专利法研究》1999年第258页。)，这给专  利的审查带来了极大的困难，形成了专利审查中的盲区，很容易使原本不具有专利性的  权利要求被纳入了专利的保护范围。这样在客观上降低了专利的审查标准，使许多本不  应该被授权的专利而被授予了专利权，(注：British  Telecom(英国电信)的例子则走得  更远，它声称拥有互联网基础技术的专利权。British  Telecom写信要求17家主要互联  网服务提供商付许可费用。这样的专利看来是荒谬的。British  Telecom如何能宣称自  己拥有万维网基础技术呢，特别是它在1989年申请专利时，超链接技术已经投入使用了  。)造成了专利的泛滥，对真正的发明人也是不公正的。鉴于长期以来专利局在商业方  法上缺乏相应的“在先专利”，无法判断一项商业方法发明是否符合专利的“三性”，  美国国会通过一项特别法案，向专利局追加拨款，建立这一数据库，目前，美国专利商  标局已经公布了一份完整的已有商业方法的专利数据库。
　　现在还出现了以高额奖金悬赏公开技术的网站。该网站提供了一个类似悬赏的机制，  对某项专利有意见的人，都可以在这个网站提供奖金，最先找到相关公开技术的人，就  可以获得这笔奖金(注：参见网站：http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.de.html;http://www.bountyquest.com/)，这样的网站对解决商业方法发明的“在先技术  ”的确定也是很有帮助的。
　　在先技术的检索在商业方法软件申请的审查上有举足轻重的意义，它是决定一项发明  能否通过创造性审查的第一步。一般情况，在先技术的检索有以下三种：本国公开的专  利文献，外国公开的专利文献、非专利技术文献。正如前述，由于在商业方法软件方面  以前的排除保护倾向，使得专利文献很少，仅检索专利文献不能真实反映这一领域的在  先技术状况，于是非专利技术文献就显得格外重要，而许多在先的商业方法文献并不一  定被记录在技术文献中，所以要准确检索出商业方法以

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