对同一技术方案被授予两个专利案件的审理

　基本案情
　　1985年4月1日，方某就同一个技术方案同时向原国家专利局申请强应力定位万能顶尖实用新型和发明专利。1986年12月3日实用新型强应力定位万能顶尖被授予专利证书，专利号为85200959，到1993年8月18日被公告保护期限届满。强应力定位万能顶尖发明于1987年10月22日被授予发明专利证书，专利号为85102439.4。1988年4月20日，方某作为甲方与乙方某机械厂签订一份专利许可使用合同（下称许可合同），约定：甲……
1995年1月25日（实用新型专利有效期届满已近两年），双方在结算专利许可费的同时就该合同签订了一份延续协议，内容有延续期从1993年7月20日至2000年5月1日，延续期间月分成费以销售额计算等。后双方发生争议，方某诉至法院，要求机械厂继续履行协议约定的提供销售报表义务并承担违约责任。机械厂答辩称，许可使用的专利早已到期，不应保护，延续协议无效，不应承担任何责任。
　　　　判决要旨
　　一审法院认为，原告将已经超过保护期的专利继续转让，违反合同法第三百四十四条的禁止性规定，机械厂不履行延续协议不构成违约，遂判决驳回方某的诉讼请求。
　　方某不服一审判决提起上诉称，签订延续协议时实用新型专利无效，但是发明专利及提供的其他技术秘密仍然有效，请求判决机械厂败诉，按合同约定履行义务并承担违约责任。
　　二审期间，方某又明确发明专利与许可合同及其延续协议无关，放弃要求认定机械厂使用其发明专利技术方案的请求，同时又明确其延续协议期间提供的技术服务与许可合同履行期间的技术服务内容基本一致。故二审法院认为，许可合同及其延续协议的性质是方某许可机械厂使用实用新型专利技术生产出专利产品，而不是许可使用发明专利技术，因为作为权利人方某在庭审中已经明确其发明专利与本案的许可合同及其延续协议无关，故对是否使用发明专利一节事实不予理涉。
　　　　评析
　　一、本案一审法院围绕原告的诉讼请求，仅对被告机械厂是否违约进行了审理。一审法院认为：根据合同法第三百四十四条的规定，专利实施许可合同只在该专利存续期间内有效。本案中的实用新型专利权于1993年3月31日有效期届满，故在专利有效期届满后原告对该延续协议约定其应当承担的义务已经不能履行，被告也无须向原告履行该延续协议所约定的义务，故被告并不构成违约。至于原告是否将发明专利技术或技术秘密提供给被告使用属另一法律关系，不属本许可合同约定的范围，原告可以依法另行主张。
　　由于一审法院仅具有技术（包括专利技术）合同纠纷案件的管辖权，不具有专利权属争议及专利侵犯的管辖权，故审理过程中遇到是否存在使用发明专利的问题，以及发明专利的侵权问题，要求当事人另行起诉值得商榷。因为本案的许可合同及其延续协议是否有效，以及履行合同过程中双方的权利义务是否发生变化是争议的主要焦点，法院应予以裁判。如果认定实际履行许可合同过程中发生变更的问题，机械厂使用了发明专利，则承认延续协议仍然有效，是否违约的问题应当进一步审理。如果不认定实际履行许可合同过程中存在变更的问题，与发明专利无关，所谓的提供技术秘密也不过是履行许可合同中的从属义务，也不存在另行起诉的问题，法院应当明确不存在违约的基础上，直接对此作出裁判。审理中如果涉及专利侵权问题，应当移送有管辖权的法院处理。
　　二审法院准备根据权利人方某的要求，对机械厂继续使用实用新型专利技术方案是否违约以及是否构成对发明专利的侵权进行全面审理，但是在庭审中方某明确放弃了追究机械厂使用其发明专利技术方案的请求，故二审法院对此未予理涉是正确的。
　　二、如果方某坚持机械厂使用的技术方案侵犯了其仍然有效的发明专利技术方案，或以侵权之诉起诉，法院对此如何处理值得研究。因为方某的实用新型专利的有效期（包括续展期3年）至1993年3月31日已届满，于同年8月18日被公告终止，而延续协议签订时发明专利仍然处于有效期内。是以合同实际履行变更来认定机械厂使用了发明专利技术方案构成侵权，还是以机械厂继续使用到期的实用新型技术方案不构成侵权来进行认定的问题值得研究。实用新型专利到期后，被许可方继续使用已经到期的实用新型专利技术方案是否构成对同一个技术方案的发明专利侵权的性质如何认定及处理问题，容易引起争议。本案实质上已经牵涉到专利权利行政管理与专利侵权司法审查的冲突问题。
　　对如何处理本案存在明显分歧，笔者归纳有两种处理办法，且第二种处理办法中又有结论截然不同的两种意见。
　　第一种认为，可以中止审理。理由是：我国实行的是专利授权及无效的行政审查制度，而法院应当明确其职责界限，即在民事案件审理中不直接认定专利是否有效。本案如果是侵权之诉，机械厂作为被控侵权人应当首先向专利复审委申请宣告专利无效，理由是同一个技术方案重复授权两个专利违反专利法及其实施细则的相关规定；同时在答辩期内向法院提出中止本案审理的申请。结合2001年6月19日最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律的若干问题》第11条的规定精神，考虑本案的实际情况，法院可以中止审理，等专利复审委的无效申请处理结论作出后再根据专利权的效力对是否侵权予以裁判；如果当事人对该结论不服提起行政诉讼的，还要等行政诉讼的结果作为该专利权利是否有效的判断依据。法院在民事纠纷中不予直接裁判该发明专利是否有效的问题，必须以专利复审委的复审结论或行政诉讼后的行政诉讼裁判结果作为本案处理的依据。该种处理办法在目前是比较通行的做法，但其缺点也是明显的：处理周期太长，不能及时有效地明确权利的真正状态，从而保护当事人的合法权益；而且与最高法院上述司法解释中所提倡的不轻易中止审理、提高审判效率的要求相悖。因为专利无效宣告程序及行政诉讼程序需要花费相当长的时间，再加上一、二审的诉讼程序，花费的时间可能是数年。一旦权利人启动诉讼保全程序，机械厂已经投入的厂房及机器设备将要强行被长期闲置，已经超过保护期的实用新型技术方案又将变相地被延期保护数年。
　　第二种认为，法院不必中止审理，可以径行裁判。但是径行处理的结果又截然不同：一种意见认为，按照最高法院上述解释规定发明专利案件可以不中止审理的精神，如果法院直接审理，则应当认定机械厂构成对方某发明专利的侵权，承担侵权的法律责任。因为发明专利依然有效，法院应当依法予以保护。对于重复授权的问题，依照我国目前的法律规定的体制，仍然由专利复审委接受专利无效宣告申请后启动，法院在审理民事案件中无权认定和处理专利是否重复授权而有效的问题。故法院在专利民事侵权纠纷中无需考虑专利行政管理中是否存在行政瑕疵的问题，更无权审查是否存在重复授权问题。因为专利权属于私权，是否启动专利无效宣告程序也属于私权，作为法院是不能主动启动和考虑该程序的。判决一旦发生法律效力后，即使将来发生该发明专利被宣告无效的情形，也只能够按照专利法关于专利被宣告无效后的程序规定处理。该意见是一种机械执法的教条主义理解，根本不考虑解决在行政授权明显存在错误的情况下，如何保护社会公众利益和当事人的合法权益的

问题，其本质上也没有考虑本案的实际情况，以及专利的本质是推进科技进步的目的。第二种意见则认为，法院可以直接裁判机械厂不构成侵权，机械厂无须承担任何侵权责任。因为法院处理案件是寻找最佳的利益平衡，如何体现专利制度推进科技进步的本质目的，保护社会公众利益和当事人的合法权益尤为重要。本案中法院在并不认定发明专利是否有效的情形下，参考该技术方案明显存在被重复授予专利的情况，可以直接根据机械厂继续使用的技术方案与已经超过保护期的实用新型技术方案是否相同或等同来进行判断，以确定是否构成公知技术公用问题，而无需考虑发明专利的效力问题。法院并不对发明专利是否有效直接进行裁判，仅是明确继续使用已经超过保护期的实用新型技术方案并不违反已有公知技术公用的法理。
　　第二种意见的具体理由如下：
　　1.法院应当考虑明显存在的行政授权瑕疵的影响。在专利民事纠纷中，法院无权审查专利的有效性，但是并不排除法院把是否存在重复授权的行政授权瑕疵的情形作为公平、公正角度衡量的一个考虑因素。专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”明确了不能两个申请人都被授予专利

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